таможенные споры
+7 (906) 4-313-865
Новороссийск, проспект Ленина, 61
mail@free-ved.com
Партнеры и клиенты
ПОЛЕЗНЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

ТОВАРНЫЙ ЗНАКЪ

 

 

В современной жизни на каждом шагу нас окружают товары с яркими этикетками и наклейками, огромные рекламные баннеры, рекламные ролики, предложения услуг. Мы одеваемся в «Ливайс», «Гас», «Энерджи», обуваемся в «Тимберлейд», «Паоло конте», ездим в «Ниссанах», «Мерседасах», носим на руке «Улис Нардин», «Тиссот», «Касио», пьем «Кока-Колу».

Каждому товару  и каждой услуги соответствует какой-либо товарный знак. В рекламу товаров и услуг с товарными знаками вкладываются огромные средства. Стоимость данной рекламы зачастую составляет большую часть цены продукта.

Декларанты и таможенные представители при заполнении большей части таможенных деклараций также сталкиваются с необходимостью указания в графе 31 товарного знака.

В данной статье мы попытаемся рассмотреть особенности обращения с товарным знаком с точки зрения не правообладателя, а с точки зрения декларанта и таможенного представителя, которые перемещают или заявляют сведения о товарном знаке в декларации.

Отношения, связанные с правами на товарный знак, использованием товарного знака, распоряжение исключительными правами на товарный знак, особенности его правовой охраны, прекращения права на товарный знак, защиты права на товарный знак регулируются статьями 1477-1515 Гражданского кодекса РФ.

Непосредственно понятие товарного знака закреплено в статье 1477 ГК РФ устанавливающей, что под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как видно из текста данной нормы, понятие отсылает нас к термину ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, который нормативно не закреплен, что зачастую создает трудности для однообразного понимания порядка осуществления прав на товарный знак.

В своей практике мы придерживаемся понимания ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ как действий, направленных на создание у Потребителей представления о производстве товара (оказании услуги) определенным лицом, наличии у товара уникальных характеристик, присущих только товару определенного производителя.

Товарный знак, служащий для индивидуализации товаров в соответствии со статьями 1484 и 1519 ГК РФ, может быть размещен на товарах, этикетках, упаковках товаров, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, а также любым иным не запрещенным законом способом.

Перечень возможных видов товарных знаков не является ограниченным,  и в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы  словестные, изобразительные, объемные обозначения и их комбинации (комбинированные товарные знаки), также могут быть зарегистрированы световые, звуковые, обонятельные, голографические  товарные знаки.

Правовая охрана предоставляется товарному знаку с момента его государственной регистрации. После момента государственной регистрации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по Интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Помимо товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков, правовая охрана предоставляется также товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с «Мадридским соглашением о международной регистрации знаков» от 14 апреля 1891 года. С 1 июля 1976 г. Российская Федерация является участницей Соглашения.

В подтверждение факта регистрации товарного знака в РФ выдается свидетельство на товарный знак, форма которого установлена Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 8 августа 2006 г. N 90 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ), СВИДЕТЕЛЬСТВА НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК, СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК, СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ФОРМ ПРИЛОЖЕНИЙ К УПОМЯНУТЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ».

Свидетельство содержит указание на реквизиты правообладателя, изображение товарного знака, указание на вид товарного знака, дату регистрации и дату ИСТЕЧЕНИЯ срока регистрации, виды товаров на которые распространяется действие товарного знака.

То есть товарный знак действует лишь ограниченный период времени, и лишь на те группы товаров, в отношении которых зарегистрирован.

Виды товаров, на которые РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ действие товарного знака, указываются в соответствии с Международной классификации товаров и услуг (International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks), учрежденной Соглашением о классификациях (Ниццкое соглашение), предназначенной для регистрации товарных знаков.

По принципу действия коды МКТУ (МКТиУ) сходны с кодами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).  Международная классификация товаров и услуг состоит из 45 классов: с 1 по 34 классы МКТУ составляют товары, а с 35 по 45 классы — услуги.

Правовая охрана подразумевает возможность привлечения лица к ответственности за незаконное использование товарного знака.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 14.10 КоАП РФ, уголовная ответственность установлена статьей 180 УК РФ.

Статьей 1515 ГК РФ установлена гражданско-правовая ответственность, наделяющая правообладателя правом требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Учитывая, что большая часть товаров заявляемых в таможенных декларациях имеет на себе, упаковке и документации товарные знаки, необходимо  однозначно понимать, возможные последствия перемещения и декларирования такого товара.

На первом этапе необходимо получить свидетельство на товарный знак.

Безусловно, самый простой способ получить свидетельство, это истребовать его у продавца товара, или производителя.

Если такая возможность отсутствует, то поиск сведений об иностранном товарном знаке можно произвести в на сайте WIPO (World intellectual property organization) http://www.wipo.int/romarin (ссылка также находится на сайте http://free-ved.com/ в блоке – полезные онлайн ресурсы)

 

Поиск сведений о товарных знаках. зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков, может быть произведен посредством информационно-поисковой системы ФГУ Федеральный институт промышленной собственности, на платной основе, по ссылке http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/

Сайт ФГУ ФИПС также предоставляет возможность доступа к открытым (бесплатным) реестрам http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/. (ссылка также находится на сайте http://free-ved.com/ в блоке – полезные онлайн ресурсы)

 

Но особенностью открытого реестра является то, что информация предоставляется исключительно по номеру свидетельства на товарный знак. То есть данный ресурс возможности поиска не предусматривает.

Также существует возможность поиска в едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза.

Согласно решению Комиссии Таможенного союза Федеральная таможенная служба Российской Федерации является органом, уполномоченным на ведение указанного  реестра.

В единый таможенный реестр включаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств – членов Таможенного союза. За включение в единый реестр плата не взимается, но Заявитель обязан представить документ, подтверждающий обеспечение обязательства, либо представить договор страхования риска ответственности за причинение вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров. В Российской Федерации например сумма обеспечения обязательства или страховая сумма составляет не менее 300 000 рублей.

В случае если товарный знак внесен в реестр, и при таможенном контроле будет установлено наличие ПРИЗНАКОВ (каких именно нормативно не установлено) нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск товара приостанавливается на 10 рабочих дней.

Однако, даже если товарный знак не включен в указанный выше реестр, таможенный орган вправе, на основании пункта 4 статьи 331 ТК ТС и статьи 308 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» приостановить выпуск товара без заявления правообладателя.

Таким образом, в том случае если в реестре отсутствует информация о товарном знаке, нельзя быть уверенным в том, что у товарный знак не зарегистрирован и ему не предоставляется правовая защита.

Также можно прибегнуть в помощи патентного поверенного, специализирующегося в области товарных знаков и знаков обслуживания.

Патентный поверенный осуществляет ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по поручению заявителей, правообладателей и иных заинтересованных граждан и юридических лиц, постоянно проживающих (для граждан) или имеющих место нахождения (для юридических лиц) в Российской Федерации и за ее пределами, если международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Отношения, связанные с деятельностью патентных поверенных на территории РФ, требования к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации, а также обязанности и ответственность определяются и регулируются Федеральным законом от 30.12.08 № 316-ФЗ в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Аттестация и регистрация патентных поверенных. специализирующихся в области товарных знаков,  предполагает наличие у них специальных познаний в области товарных знаков и знаков обслуживания. Поиск патентного поверенного также может быть произведен  с использованием информационно-поисковой системы по ссылке http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm. (ссылка также находится на сайте http://free-ved.com/ в блоке – полезные онлайн ресурсы)

В том случае, если результат обнаружить не удалось, имеет смысл запастить заключением патентного поверенного о том, что товарному знаку, имеющемуся на товаре, правовая защита не предоставлена.

Если в последствии наличие зарегистрированных прав все же будет установлено, и более того установлено, что данные права нарушены, заключение патентного поверенного может служить доказательством того, что вами приняты все возможные меры к соблюдению прав Правообладателя, и с большой долей вероятности исключит возможность привлечения к уголовной и административной ответственности.

Так, Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ т 17 февраля 2011 г. N 11 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», в пункте 9.1. разъяснено, что ответственность юридического лица за совершение правонарушения, установленного статьей 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, НЕ ПРОВЕРИВ, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) НЕ ПРОВЕРИВ, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

В случае,  если свидетельство все же будет обнаружено, и из него будет следовать, что срок регистрации не истек, свое действие оно распространяет на категорию товаров согласно МКТУ, к которому относится перемещаемый товар, а товарный знак в нем указанный соответствует знаку на перемещаемом товаре, то имеет смысл обратиться к правообладателю или его представителю за СОГЛАСИЕМ на введение в оборот на территории  РФ товара, на котором размещен товарный знак.

Целесообразность такого обращения обусловлена противоречивой судебной практикой.

Пунктом 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 17.02.2011 г. №11 «О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ» было разъяснено, что установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит НЕЗАКОННОЕ воспроизведение товарного знака.

Данное разъяснение «проиллюстрировано» в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 г. по делу №10458/08, предметом рассмотрения по которому являлся ввоз ООО «Генезис» в РФ, легально произведенного автомобиля «ПОРШЕ» без разрешения производителя и последующая его конфискация в связи с привлечением к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

Президиум ВАС отменил постановление о конфискации, сделав вывод о том, что автомобиль  марки «ПОРШЕ», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи  с чем за его ввоз на территорию РФ  Общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

Несмотря на позицию ВАС РФ, не утихают судебные процессы по гражданским искам правообладателей к так называемым «параллельным импортерам», ввозящим легально произведенные товары без разрешения правообладателя. Заслуживает внимание иск концерна BMW AG к ООО “АВТОлогистика” о защите исключительных прав на комбинированный товарный знак BMW и одноименное словесное обозначение.

Иск был принят к производству Арбитражным судом Московской области, делу присвоен А41-42709/10. http://kad.arbitr.ru/Card/b0b60692-3594-4cc5-a1ab-55ae5f395dc6 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований BMW AG. 25.05.2011.

Постановлением апелляционной инстанции решение было отменено и вынесен новый судебный акт, согласно которому действия ООО «АВТОлогистика» по ввозу на территорию Российской Федерации товара (автомобильных запчастей) как нарушающие исключительные права истца на товарные знаки по международной регистрации №673219 или международной регистрации №663925.

Вынося решение, суд апелляционной инстанции указал, что согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Иные случаи введения товара в оборот судом были приравнены к нарушению исключительного права.

10.10.2011 г. постановлением кассационной инстанции постановление апелляционной инстанции было отменено и дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В том случае, если производитель не дал своего согласия на введение в гражданский оборот товара с его товарным знаком, существует возможность оказаться в позиции ООО “АВТОлогистика».

Нередки случаи, когда товарный знак нанесенный на товар по некоторым признакам схож с товарным знаком.

Данное обстоятельство зачастую воспринимается таможенным органов в качестве признака свидетельствующего о нарушении прав интеллектуальной собственности и влечет приостановление выпуска товара и даже возбуждение дела об административной ответственности и передачу его в суд (поскольку только суд уполномочен принимать решения о привлечении к административной ответственности).

Согласно ч.1 ст.1515 ГК РФ – Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Вывод о схожести до степени смешения или не схожести фактически является субъективным, поскольку основывается на внутреннем убеждении лица уполномоченного данный вывод сделать.

Правом оценки тождественности в силу требований статьи 1497 Гражданского кодекса РФ наделен исключительно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» материальный носитель может быть признан контрафактным ТОЛЬКО судом.

Критерии для вывода о сходности товарных знаков для степени смешения и отнесения товара к контрафактному (в части относящейся к использованию товарного знака) идентичны критериям установленным Порядком проведения экспертизы товарного знака (статья 1499 ГК РФ) и пунктом 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (Утверждены Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта2003 г. N 32) .

Например применительно к изобразительным и объемным изображениям применяется подпункт 14.4.2.3 «Определение сходства изобразительных и объемных обозначений», согласно которому сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: – внешняя форма; – наличие или отсутствие симметрии; – смысловое значение; – вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); Согласно пункту 14.4.2.2 словесные обозначения сравниваются: – со словесными обозначениями; – с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). (а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: – наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; – близость звуков, составляющих обозначения; – расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; – наличие совпадающих слогов и их расположение; – число слогов в обозначениях; – место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; – близость состава гласных; – близость состава согласных; – характер совпадающих частей обозначений; – вхождение одного обозначения в другое; – ударение. (б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: – общее зрительное впечатление; – вид шрифта; – графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); – расположение букв по отношению друг к другу; – алфавит, буквами которого написано слово; – цвет или цветовое сочетание. (в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: – подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; – совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; – противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Схожесть указанных признаков между собой у изображения нанесенного на товар и изображения указанного в свидетельстве, схожесть словесных обозначений может образовывать признаки схожести товара.  Вынося решение, либо проводя экспертизу, необходимо дать оценку словесному и изобразительному тождеству товарных знаков с учетом перечисленных выше характеристик.

Приведенная выше выдержка из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, демонстрирует, что вывод о схожести товарных знаков зачастую требует специальных познаний.

Поэтому мы рекомендуем в случае на этапе предшествующем перемещению товара, либо в случае приостановления выпуска и начала проверочных процедур, прибегать к помощи патентных поверенных, о которых было сказано выше, и заказывать проведение исследования по вопросу схожести товарных знаков.

Наличие заключения об отсутствии схожести с большой долей вероятности позволит избежать приостановления выпуска товара и привлечение к административной ответственности.

В случае если дело об административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ, все же возбуждено и по делу назначена экспертиза, целесообразно ходатайствовать о постановке перед экспертом вопроса о том, служит ли нанесенный товарный знак средством индивидуализации, или несет иные функции.

Органы уполномоченные составлять протоколы по статье 14.10 КоАП РФ, суды при вынесении постановлений о привлечении к ответственности, сам факт размещения товарного знака, рассматривают в качестве способа использования товарного знака. Цель нанесения товарного знака, то есть нанесение в целях индивидуализации или в иных целях не исследуется.

При этом, типичной является ситуация при которой на упаковку с товаром, либо на товар, помимо сведений о реальном производителе и его товарном знаке, наносятся еще несколько изображений товарных знаков, например в целях информирования о том, что комплектующие являются не оригинальными, но могут быть использованы для моделей иных производителей. Нередки случаи размещения на игрушечных автомобилях решеток радиатора имитирующих решетки радиаторов международных автомобильных концернов (которые защищены в качестве товарных знаков) с одновременным размещением товарного знака фактического производителя.

В таких случаях Потребитель фактически не испытывает сомнений, в том что товар не произведен компанией товарный знак которой размещен на упаковке или на товаре, тем не менее данный факт расценивается в качестве незаконного использования товарного знака.

 

По данной тематике была опубликована статья в журнале “ВЭД Консалтинг” и проведен вэбинар http://tools.hrm.ru/vclass/vcplayer.html?cid=5745227846746661677

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*